保护跨境企业职务发明人获得报酬的权利
——吴某某与希美克公司、BETTELI LIMITED职务发明创造发明人报酬纠纷案
基本案情
吴某某在希美克公司工作期间,完成了“防止锁闭的防风门插芯锁”的职务发明创造。2003年12月5日,吴某某向香港公司BETTELI LIMITED转让涉案职务发明创造在美国、美国领属地以及所有外国的与发明有关的一切权益。BETTELI LIMITED于同年将涉案职务发明创造在美国申请发明专利,发明人列明为吴某某。其后BETTELI LIMITED委托希美克公司在中国境内制造使用涉案专利的产品,再全部出口至美国供BETTELI LIMITED销售。希美克公司与BETTELI LIMITED为控制人存在关联的公司。吴某某多次要求希美克公司支付职务发明的发明人报酬,希美克公司以该专利属于外国专利为由拒绝,吴某某因此起诉至法院,要求希美克公司和BETTELI LIMITED支付发明人报酬。
裁判结果
广东省高级人民法院生效判决认为:涉案发明专利属于吴某某在希美克公司工作期间在中国大陆所完成的职务发明创造。虽然由于专利申请权转让导致BETTELI LIMITED在美国申请获得涉案发明专利,而未在中国申请发明专利,但BETTELI LIMITED委托希美克公司在中国生产专利产品并出口美国,达到了将发明人作出重要贡献的涉案发明创造在中国申请专利后实施获利的相同效果。因此,若以涉案专利属于美国专利为由认定不应适用我国法律关于职务发明创造发明人报酬的规定,对于发明人显失公平,也纵容了用人单位此种实际获利同时规避支付发明人报酬的行为,遂判决希美克公司向吴某某支付发明人报酬30万元。
典型意义
本案准确把握我国专利法发明人报酬相关规定的立法本意,将发明人报酬规定的适用范围涵盖了国内完成职务发明创造后到外国申请专利的情形,对用人企业不当利用关联公司在境外申请专利以规避我国专利法相关规定的行为给予否定评价,充分保护职务发明人的合法权益,护航大湾区科技繁荣。
高级合伙人 王博律师
广东华商律师事务所
知识产权,合同纠纷,经济纠纷,医疗纠纷,房产纠纷,公司风控,企业顾问等
曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问,多地仲裁员。兼任:武汉大学研究员、研究生校外导师,西北政法大学客座教授、研究生校外导师,中南财经政法大学知识产权(学院)研究中心研究员,南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员,暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师,深圳市知识产权专家库专家,佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家,秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长:知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护,尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务,对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。泰州市人民检察院诉王某某等59人非法捕捞、收购长江鳗鱼苗生态破坏民事公益诉讼案
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